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申請文件撰寫過程中的問題
根據(jù)《專利審查指南》第二部分第2.2.3節(jié)規(guī)定，在發(fā)明或者實(shí)用新型說明書的背景技術(shù)部分應(yīng) 當(dāng)寫明對發(fā)明或者實(shí)用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術(shù)，并且，還要客觀地指出背景技術(shù)中存在的、由本發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案所要解決的問題和缺點(diǎn)。也就是說，在一份申請文件中，背景技術(shù)部分需要指明本申請要解決的問題和缺點(diǎn)是什么。
然而，現(xiàn)實(shí)的情況卻是很多的申請文件中有關(guān)背景技術(shù)一欄的內(nèi)容僅僅是對于技術(shù)領(lǐng)域部分的擴(kuò)大解釋，以闡釋該技術(shù)領(lǐng)域或相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品的重要性，甚至僅僅公開一些不相關(guān)的內(nèi)容等。如此，就有可能導(dǎo)致獨(dú)立權(quán)利要求是否缺乏解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征的判定依據(jù)的缺失。
根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第二十條第二款規(guī)定，獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征，這里所提到的技術(shù)問題即與背景技術(shù)部分所闡述的技術(shù)問題相對應(yīng)。對此，或許會(huì)有人提出異議，根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第十七條第四款的規(guī)定，發(fā)明或者實(shí)用新型要解決的技術(shù)問題是在發(fā)明內(nèi)容部分記載。不錯(cuò)，發(fā)明內(nèi)容部分也會(huì)對技術(shù)問題以及技術(shù)效果等進(jìn)行記載，但是，發(fā)明內(nèi)容部分的問題在于很多時(shí)候代理師（或申請人）會(huì)將本申請所有的技術(shù)效果都以“有益效果”的形式羅列出來。
例如，發(fā)明內(nèi)容的第一段可以寫作“本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是提供一種XX產(chǎn)品，具有A效果、B效果、C效果……”，而事實(shí)上，獨(dú)立權(quán)利要求所要解決的技術(shù)問題、所要取得的技術(shù)效果可能只對應(yīng)于A效果，此時(shí)，若將獨(dú)立權(quán)利要求與發(fā)明內(nèi)容部分相對應(yīng)，則必然會(huì)引起缺乏必要技術(shù)特征的實(shí)質(zhì)缺陷，一旦此缺陷產(chǎn)生，如不修改，本申請不能獲得授權(quán)，如修改，本申請的保護(hù)范圍又必將受到影響，這無疑會(huì)對申請人的利益造成嚴(yán)重?fù)p害。
因此，在對申請文件進(jìn)行撰寫時(shí)，代理師（或申請人）應(yīng)當(dāng)注重對于背景技術(shù)部分的描述，并最好明確提出本申請要解決的核心技術(shù)問題是什么，這里的核心技術(shù)問題即指與獨(dú)立權(quán)利要求相對應(yīng)的技術(shù)問題，以增加對于缺乏必要技術(shù)特征的抗辯依據(jù)。
此外，背景技術(shù)的內(nèi)容可以分為兩類：一類來自引證文件，這一類有據(jù)可查，且均位于申請日以前，基本可以認(rèn)定為現(xiàn)有技術(shù)；另一類則為代理師（或申請人）的自描述，這一類內(nèi)容在申請日之前的文獻(xiàn)中很難查到原文，同時(shí)，又很難證明現(xiàn)有技術(shù)中不存在。對于這類背景技術(shù)部分所公開的內(nèi)容是否為現(xiàn)有技術(shù)的事實(shí)認(rèn)定，盡管有大量的學(xué)者、從業(yè)人員進(jìn)行討論，但當(dāng)前仍存在爭議。
