【弁言小序】
專利審查實踐中，需要判斷優(yōu)先權是否成立的情況很少，故通常對與優(yōu)先權相關問題的理解流于表面。且《專利審查指南》（下稱《指南》）中“相同主題”的判斷方法較抽象，舉例亦有限，所以在審查中，判斷在先申請與在后申請的不同表述是否屬于“相同主題”較為困難。本文將結合一個真實案例，立足立法本意，探討優(yōu)先權成立的判斷原則。
【理念闡述】
“優(yōu)先權”一詞，源自《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》，其本意是：申請人提出的在后申請相對于他人在其首次申請的申請日之后、在后申請的申請日之前就同一主題所提出的申請，享有優(yōu)先的地位。
我國專利法第二十九條對享有優(yōu)先權的條件作出了明確規(guī)定：在后申請與在先申請須是“相同主題”�！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值谌碌�4.1.2節(jié)中強調(diào)，所謂相同，不要求在文字記載或者敘述方式上完全一致；第二部分第八章第4.6.2節(jié)強調(diào)，如果在先申請對其技術方案中某一或者某些技術特征只作了籠統(tǒng)或者含糊的闡述，甚至僅僅只有暗示，而要求優(yōu)先權的申請增加了對上述技術特征的詳細敘述，以致于所屬技術領域的技術人員認為該技術方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出，則該在先申請不能作為在后申請要求優(yōu)先權的基礎�？梢�，《指南》僅針對這一種情況是否享有優(yōu)先權給予了明確規(guī)定。對于其它情況，如在后申請在在先申請記載的基礎上進行技術特征的刪減、增加、改變、二次概括、從大的數(shù)值范圍中選擇小的數(shù)值范圍等情況則未作規(guī)定。
從立法本意來看，在后申請要想享有在先申請的申請日，在后申請所要保護的范圍就不應超出在先申請記載的范圍，否則對社會公眾不公平，也違背了先申請原則。也就是說，判斷“相同主題”的方法應是將在后申請的權利要求的技術方案按照修改超范圍的標準與在先申請文件的內(nèi)容進行比較。這種判斷邏輯也源于當前國際上通行的法定擬制。即在優(yōu)先權期限內(nèi)提出的相同主題的專利申請被看作是在首次申請的申請日所提出的，相當于將享受優(yōu)先權的內(nèi)容在時間上向前追溯至在先申請的申請日。
【案例演繹】
本專利（在后申請）請求保護一種磨豆咖啡壺的變流裝置，而在先申請記載的是一種磨豆咖啡壺，該壺包括“推桿或推管與擋板或者翻板配合的結構”，而這些部件配合起來的裝置可以實現(xiàn)水流的改變。即在先申請的方案是一種具體的有變流功能的裝置，而在后申請的方案將在先申請方案中記載的“推桿或推管與擋板或者翻板配合的結構”這種具體裝置，替換成了概括、上位的功能性限定“變流裝置”。
《指南》第二部分第八章第4.6.2節(jié)給出的例子是在先申請是含糊籠統(tǒng)的概括而在后申請是具體詳細地描述，與本案的情況恰好相反，在《指南》對這種情況沒有明確規(guī)定的情況下，本案雙方當事人對本案是否享有優(yōu)先權爭執(zhí)不下并與新穎性問題混淆。
由本案引申開來，就這種在先具體在后概括的情況主要有兩種，分別討論如下：
第一種情況，在先申請文件僅記載了一個具體的實施例，在后申請要求保護概括的上位的技術方案。
首先，《指南》中關于“相同主題”的定義，要求技術領域、所要解決的技術問題、技術方案和預期的技術效果“相同”。在《指南》中，新穎性的判斷也涉及到“相同”的判斷，故判斷方法上有時會帶來混淆。新穎性判斷中，同樣的發(fā)明或實用新型是指技術領域、所要解決的技術問題、技術方案和預期的技術效果“實質(zhì)上相同”。在新穎性的具體判斷中，上下位概念、慣用手段直接置換、數(shù)值范圍的疊加等都屬于“實質(zhì)上相同”。而優(yōu)先權“相同主題”的判斷中，僅是不要求文字記載或敘述方式上完全一致而已�？梢姡瑑�(yōu)先權“相同主題”的判斷中對于“相同”的要求要高于新穎性判斷中“實質(zhì)上相同”的要求。
其次，《指南》第二部分第八章第4.6.2中要求判斷在后申請中各項權利要求所述的技術方案應“清楚地”記載在在先申請的文件中。在其隨后給出的例子中，也要求所屬技術領域的技術人員判斷在后申請的技術方案是否能從在先申請中直接和毫無疑義地得出。仔細揣摩《指南》撰寫的行文，筆者認為，“相同主題”的判斷方法應是將在后申請的權利要求的技術方案按照修改超范圍的標準與在先申請文件（即說明書和權利要求書，不包括說明書摘要）的內(nèi)容進行比較。且按照優(yōu)先權的立法本意，在后申請想要享受在先申請的優(yōu)先權，所謂的“相同主題”就應該是指在后申請所要保護的技術方案是申請人在在先申請的申請日（即在后申請所想要享有的優(yōu)先權日）提交該在先申請時已經(jīng)記載在在先申請的申請文件中的，任何超出在先申請文件記載范圍的內(nèi)容都不屬于在在先申請?zhí)岢鰰r做出的，這些內(nèi)容不應該享有在先申請的申請日，否則對公眾不公平。
由此，在本案中，在后申請使用概括、上位的功能性限定“變流裝置”，其要求保護的范圍是能夠實現(xiàn)這種功能的所有方式，而在先申請文件中僅僅記載了“推桿或推管與擋板或翻板的配合結構”這種具體的方式。因此，在后申請包含了在先申請中未記載的除“推桿或推管與擋板或翻板的配合結構”以外的其它變流裝置的結構，而這些變流裝置是無法由在先申請中的具體方式直接和毫無疑義地得到的。因此，本案中在后申請與在先申請不屬于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造，在后申請不應享受在先申請的優(yōu)先權。
第二種情況，在先申請說明書中記載了多個具體實施例，但在先申請文件中均沒有對上述實施例進行概括、上位的功能性限定的表述，而在后申請要求保護由該上位概念限定的技術方案。
對此，目前有兩種觀點。
觀點一：以修改超范圍的標準來判斷，在后申請這類概括、上位的功能性限定必然包含了在先申請中沒有窮舉的其它實現(xiàn)方式，故無法從在先申請記載的多個實施例中直接地、毫無疑義地得到。故不應認為在后申請與在先申請屬于相同的主題。這種判斷方法簡單、直接、可操作性強。
觀點二：申請人在在先申請的申請日所做出的貢獻包括了說明書中列舉的具體實施方式。至在后申請時，已經(jīng)作出的貢獻并未改變。若對于在先申請，申請人用了一個概括、上位的功能性限定請求保護這樣一個較大的范圍，專利審查部門通常會認可其能夠得到說明書支持，能夠得到較大范圍的保護。假如申請人在先沒有提出這種請求，未使用這樣的限定，在后申請時想要補充這種限定，根據(jù)前述的修改超范圍的判斷方法，則不會被允許（根據(jù)前述以修改超范圍的判斷標準來認定是否享有優(yōu)先權時，補充該限定后的在后申請無法享有該優(yōu)先權）。那么申請人在先作出了技術貢獻，卻無法獲得保護，對申請人則有失公平。因而，這種情況下采用修改超范圍的判斷方法來進行判斷有待商榷。判斷上位、概括性的功能性限定與具體實施方式之間的關系，類似實質(zhì)審查程序中判斷權利要求的保護范圍是否得到說明書支持。如果采用支持的判斷方法來進行“相同主題”的判斷，則在后申請的權利要求能夠得到在先申請文件的支持，屬于與在先申請“相同主題”，故申請人的權利得到了保護。采用這種思路來判斷（1）中討論的實例，其在先申請文件中僅記載了一種具體的特定實施方式，在后申請要求獲得一個概括、上位的大的保護范圍，這樣的大范圍通常是無法得到特定實施例支持的。進而，該實例中的在后申請不應享有在先申請的優(yōu)先權。
然而，采用權利要求是否能夠得到說明書支持的判斷標準來判斷在先、在后申請是否屬于相同主題，看似公平，但是在實際操作中對于申請人以及審查人員的業(yè)務能力要求會非常高。而且這種方法因為判斷空間比較大，現(xiàn)實中很可能會使得申請人在在后申請中惡意擴大保護范圍。此外，對于支持的判斷，通常是在文本沒有變化的情況下，一旦文本出現(xiàn)變化，在后申請與在先申請的表述產(chǎn)生差異，首先需要判斷的依然是這種差異是否超出最初申請的記載范圍。故采用修改超范圍的方法更符合先申請制和擬制理論的原則。因此，出于規(guī)范專利文件撰寫質(zhì)量，提高專利保護意識的考慮，筆者這里推薦采用修改超范圍的判斷方法來進行“相同主題”的判斷。
本文中上述實例的判斷結果與歐洲專利局第4版Case Law中對優(yōu)先權具體情況的規(guī)定中T1052/93號決定“在后申請使用功能性特征引起了擴展因而不能享有優(yōu)先權”的判定不謀而合，從而進一步印證了筆者對該問題解讀的合理性。
經(jīng)過上述對本案的思考，筆者認為，在明確了以修改超范圍的判斷方法和先申請制為原則的擬制理論的含義后，堅持以下幾個基本原則，在優(yōu)先權的實際審查判斷工作中具有良好的操作性：
首先，在核實優(yōu)先權是否成立時，應當明確享有優(yōu)先權的最小單位是在后申請權利要求中記載的技術方案，而不是其中的某個具體技術特征，這就要求將技術方案整體進行比對。
其次，明確比較對象是在后申請權利要求書的技術方案，和在先申請的文件（即在先申請的說明書和權利要求書，不包括說明書摘要），在后申請說明書中記載的內(nèi)容不影響優(yōu)先權的判斷。
最后，比對的方式是將在后申請中各項權利要求的技術方案分別與作為優(yōu)先權基礎的在先申請文件（即其說明書和權利要求書）進行比較。只有當在后申請要求保護的技術方案不超出在先申請文件的記載范圍時，才能認為兩者屬于“相同主題”，在后申請才可以享有在先申請的優(yōu)先權。
